文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 秦晓君

　　一、重复授权概述

　　当审查员认为被审查的申请中要求保护的发明或其明显的变型和另一个专利或者共同待决申请中要求保护的发明或其明显的变型相同，而该被审查的申请与该另一个专利或者共同待决申请具有相同的所有人（受让人）或者具有至少一个共同发明人时，通常会做出重复授权驳回的审查意见。

　　重复授权包括权利要求与权利要求的比较；相比之下，现有技术驳回包括权利要求与公开内容的比较。

　　二、重复授权的分类

　　1.重复授权驳回包括临时性重复授权和非临时性重复授权【1】

　　临时性重复授权驳回是申请对申请的情况，也就是其中一个共同待决申请的权利要求对抗另一个共同待决申请的权利要求。

　　非临时性重复授权驳回是专利对申请的情况，也就是先前专利的权利要求对抗另一个共同待定的申请的权利要求。

　　2.重复授权包括法定重复授权和非法定重复授权【1】

　　法定重复授权指不同案件中的权利要求保护相同的发明。

　　非法定重复授权指不同案件中的权利要求描述的发明为显而易见的变型。

　　三、案例分享

　　笔者代理了同一申请人的三件美国关联申请A、B、C，申请A、B、C的申请日分别为2020年12月28日、2020年12月29日、2020年12月29日。

　　申请A的独权1的技术方案如下：

　　一种与智能终端配合使用的数据白盒化装置，其特征在于，包括：

　　控制器、存储器和SIM单元，所述存储器和所述SIM单元均与所述控制器连接；当所述数据白盒化装置与智能终端配合使用时，所述控制器还与所述智能终端连接；

　　所述数据白盒化装置用于实现以下至少一种功能：数据存储功能、数据传输功能或数据访问功能。

　　申请B的独权1的技术方案如下：

　　一种与智能终端配合使用的系统白盒化装置，其特征在于，包括：

　　控制器、存储器和SIM单元；所述存储器和所述SIM单元均与所述控制器连接；当所述系统白盒化装置与智能终端配合使用时，所述控制器还与所述智能终端连接；

　　所述存储器包括数据存储空间、应用存储空间和系统存储空间，其中，应用程序安装在所述应用存储空间，系统安装在所述系统存储空间；

　　所述系统白盒化装置用于实现以下至少一种功能：

　　系统访问功能、应用访问功能、数据存储功能、数据传输功能或数据访问功能。

　　申请C的独权1的技术方案如下：

　　一种与智能终端配合使用的应用白盒化装置，其特征在于，包括：

　　控制器、存储器和SIM单元，所述存储器和所述SIM单元均与所述控制器连接；当所述应用白盒化装置与智能终端配合使用时，所述控制器还与所述智能终端连接；

　　所述存储器包括数据存储空间和应用存储空间，其中，应用程序安装在所述应用存储空间；

　　所述应用白盒化装置用于实现以下至少一种功能：

　　应用访问功能、数据存储功能、数据传输功能或数据访问功能。

　　对比可见，上述三件关联申请的独权1的技术方案非常相似，且撰写的比较上位抽象。

　　审查员在2021年8月2号下发了关于申请A的Non-final OA （OA1）。在该OA中，审查员指出独权1相对于对比文件不具有创造性。

　　由于权1的撰写比较上位，直接争辩难度较大。代理人与客户沟通后，在答复OA1时将从权6合并到了权1中以克服103的问题。在2021年11月16日，审查员下发了授权通知。

　　申请A的授权专利的权1的技术方案如下：

　　一种与智能终端配合使用的数据白盒化装置，其特征在于，包括：

　　控制器、存储器和SIM单元，所述存储器和所述SIM单元均与所述控制器连接；当所述数据白盒化装置与智能终端配合使用时，所述控制器还与所述智能终端连接；

　　所述数据白盒化装置用于实现以下至少一种功能：

　　数据存储功能、数据传输功能或数据访问功能；

　　当所述数据白盒化装置用于实现所述数据访问功能时，

　　所述控制器用于接收所述智能终端发送的访问指令，并将所述访问指令发送给所述SIM单元；所述访问指令为从来访终端发送至所述智能终端；

　　所述SIM单元用于对所述访问指令进行认证，并将第一认证结果发送给所述控制器；

　　所述控制器还用于将所第一认证结果发送给所述智能终端；

　　当所述第一认证结果指示认证不通过时，所述智能终端用于将所述第一认证结果返回给所述来访终端；

　　当所述第一认证结果指示认证通过时，所述智能终端还用于向所述控制器发送访问许可指令，所述控制器还用于根据所述访问许可指令执行相应的访问操作。

　　审查员于2022年3月30日、2022年4月5日分别下发了关于申请C、B的Non-final OA (OA1)。

　　申请B和申请C的审查意见非常相似，除了独权1不符合103的要求外，申请B和申请C的独权1与已经授权的申请A的独权1构成了重复授权。

　　由于三件申请的原始权1的技术方案非常相似，只是个别字眼的差异（数据白盒化装置、系统白盒化装置、应用白盒化装置），因此导致了上述关于重复授权的审查意见。

　　申请A已经授权，上述重复授权属于专利对申请的情况，因此上述重复授权属于非临时性重复授权。其次，三个关联案件的权利要求保护实质相同的发明，属于法定重复授权。

　　答复非临时性法定重复授权，可以选择的操作包括：【1】

　　（1）将申请中相冲突的权利要求删除，或者

　　（2）对申请中相冲突的权利要求进行修改，从而使得它们与专利中的权利要求的保护范围不同。

　　对于非临时性法定重复授权而言，期末放弃或者申请都不起作用。

　　以申请B为例，由于独权1撰写的比较上位，为了克服103的问题，需要增加技术特征；此外，申请B的独权1与申请A的专利的权1还存在重复授权的问题。在申请B的审查意见中，审查员指出从权2和8均可授权。

　　基于上述审查意见，为了克服103的问题，可以将权2和权8之一的附加特征合并到权1中，将权2和权8中的另一个改写为独权，其技术方案与修改后的权1的技术方案为并列方案。但是，笔者发现权8的技术方案与在先专利（申请A的专利）的权1的技术方案实质相同，合并权8的答复策略无法克服重复授权的问题。因此，最终的答复策略将权2合并到权1中，同时克服了103和重复授权的问题。但是，为了克服潜在的（审查员后续可能指出的）重复授权问题，不得不将权8删除（针对非临时性法定重复授权，期末放弃并不适用）。申请C的答复策略与申请B类似，目前递交了申请B和申请C的答复稿，还未收到官方的进一步的通知。

　　思考：基于上述关联申请以及相关的OA，笔者认为在撰写计划进入美国的关联申请案件时，需要提前考虑可能存在的重复授权问题。独权的撰写不能太上位和抽象，区别仅在于个别字眼，无实质性差异，这样很容易导致重复授权的审查意见。其次从权的并列方案在关联申请中也要加以区分，以防止潜在的重复授权。比如申请B中的从权8与在先专利（申请A）的从权6实质上相同；在申请A授权后（权1合并了从权6），在答复申请B的审查意见时，不得已删除权8以避免明显的潜在重复授权，造成了技术方案保护的损失。笔者建议在撰写计划进入美国的关联申请案件时，不仅需要考虑同一案件中独权与从权之间的布局，而且需要考虑不同案件中权项的布局，从而通过关联申请为申请人获取合理的保护范围，充分保护申请人的发明构思。

　　参考文献

　　【1】美国专利申请撰写及审查处理策略，本杰明.皓普曼（Benjamin J. Hauptman），黎建(Kien T.Le) 著。