由案例来看地名商标如何获得注册

2022-09-09

  文/北京市集佳律师事务所 银静

 

  “地名商标”指的是由地名构成或者包含地名的商标。地名商标在进行注册申请时,通常会依据《商标法》第十条第二款或者《商标法》第十条第一款第(7)项被驳回。

  首先,我们先来明确一下概念。

  前述法条中所指的“地名”包括国内地名和外国地名。“国内地名”指的是“我国县级以上行政区划的地名”,包括县级行政区划、地级行政区划、省级行政区划、特别行政区,具体以我国民政部发布的《中华人民共和国行政区划简册》为准。“外国地名”指的是“公众知晓的外国地名”,如为我国公众不熟知的外国地名,则不在禁止之列。

  并且,根据《商标审查审理指南》的规定,“我国县级以上行政区划的地名”包括全称、简称,以及省、自治区、直辖市、特别行政区,省会城市、计划单列市、著名旅游城市名称的拼音形式。“公众知晓的外国地名”包括全称、简称、外文名称和通用的中文译名。

  然后,我们再来看一下实际的案例:

  案例1:第51601185号商标“ ”于2020年11月25日提出注册申请,因被国家知识产权局驳回,其申请人向国家知识产权局申请复审。其复审的主要理由:申请商标为申请人独创,具有较强的显著性,经申请人宣传使用已形成可以与行政区划名称相区分的其他含义。并且,在复审程序中提交了营业执照、门店照片、加盟合同、加盟门店的营业执照及门头照片、补充宣传材料、线上销售情况、引证商标的转让信息等证据。但是经复审审查,申请商标中所含“湘西”是湖南湘西土家族苗族自治州的简称,为我国县级以上行政区划,已属于《中华人民共和国商标法》第十条第二款规定的不得作为商标注册的标志。(目前该案已经向北京知识产权法院提出行政诉讼)

  案例2:第53562586号商标“ ”于2021年02月04日提出注册申请,被国家知识产权局依据第十条第一款第(七)项的规定驳回,其申请人向国家知识产权局申请复审。其复审的主要理由:申请商标由申请人独创,具有极强的显著性。申请人自2001年起就已在第25类服装等商品上申请多个中文、英文、图形的组合商标,均被核准注册并一直使用至今。申请人与本案申请商标类似的商标均在驳回复审程序中被核准注册,申请商标亦应予以核准注册。申请人在复审程序中提交了申请人企业简介;商标档案、商标注册清单、商标注册证;在先驳回复审决定书等证据。但是经复审认为,“曼哈顿”是公众知晓的外国地名,申请商标的显著识别文字“蔓哈顿”与“曼哈顿”字型相近,申请商标的注册易造成消费者对商品的产地等特点产生误认,已构成《商标法》第十条第一款第(七)项所规定的情形。此外,依据个案审查原则,其他商标获准注册之情形与本案不同,亦不能作为本案申请商标应予获准注册的当然依据。

  案例3:第G1483809号商标“ ”为马德里国际商标申请,于2019年08月22日提出中国领土延伸申请,但是因其中的“BOHEMIAN”为公众知晓的外国地名被驳回,其申请人先后提出驳回复审及行政诉讼,最终经北京市高级人民法院审理,作出以下终审判决:诉争商标中包含的英文“BOHEMIAN”为公众知晓的外国地名,使用在指定复审商品或服务上,易使相关公众对商品的功能效果及服务的来源等特点产生误认。商标授权审查因各案事实情况不同可能结论各异,其他商标的注册情况不是诉争商标是否应获准注册的当然依据。因此,原审法院认定诉争商标构成商标法第十条第一款第七项、第十条第二款所规定之情形并无不当。

  案例4:第47133129号商标“ ”由“萍乡环球PINGXIANGGLOBAL”构成,显著识别部分为文字“萍乡环球”。但是,“萍乡”系江西省下辖地级市名称。在被国家知识产权局驳回以后,其申请人虽然在复审及诉讼程序中提交了相关证据,但是不足以证明诉争商标具备超越了地名的第二含义,在此情形下,该商标仍被北京市高级人民法院予以驳回。

  由以上案例可以看出,地名商标符合以下情形时,通常都会受到驳回。

  1、商标中由地名构成或者包含地名,并且和申请人的地址不一致。

  如前述案例1,商标中“湘西”是湖南湘西土家族苗族自治州的简称,而其申请人的地址为“湖南省长沙市芙蓉区定王台街道中山亭乐和城肯德基旁湘西姑娘泡菜店”,显然和其地名所示地区不一致。又如案例3,商标中“BOHEMIAN”的意思是“波西米亚”,是中欧的地名,现在位于捷克共和国的中西部,而其申请人来自英国,和该地名所示地区也不一致。而且,不只是和地名表示完全相同的,如果是构成近似,容易使相关公众联想到地名,也会导致驳回。如案例2中的“蔓哈顿”与美国地名“曼哈顿”构成近似。

  2、商标中包含地名同时也包含其他部分,虽然其中的地名和申请人的地址一致,但是商标整体未形成其他固定含义,其中地名仍作为单独的识别部分。

  如前述案例4,商标中除了地名“萍乡”以外,还包含“环球”和“PINGXIANGGLOBAL”,但是“萍乡”“环球”并非构成了一个完整统一的含义,仍然可以被拆分出来作为单独的部分被识别。再如,第48563116号商标“ ”和第51343845号商标“ ”等,均因未形成其他固定含义而被驳回。

  但是,地名商标也并非绝对不能获得注册,实践中,也存在被核准注册的地名商标。例如:

  案例5:第4314063号商标“ ”早在2008年07月20日即获得了注册。但是在无效宣告程序中,中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)裁定该商标的注册构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》(简称2001年商标法)第十条第二款、第十条第一款第八项的规定,对其予以无效宣告。北京知识产权法院认为该商标由外文“RHONE”及汉字“柔妮”组合而成,外文部分为“RHONE”,中国相关公众对其进行识别时多会将其翻译成汉字予以认知和记忆,且“柔妮”与“RHONE”并非形成唯一对应中文翻译。诉争商标将“柔妮”与“RHONE”匹配使用时,不易使相关公众误认为该商品来源于法国,在整体上含义可以与该地名相区分,故其不属于商标法第十条第二款所指情形。经过二审审理,北京市高级人民法院也认为,诉争商标为“柔妮RHONE及图”商标,包含“RHONE”文字,中文“柔妮”更易于认知和识记。“RHONE”理解为“罗纳河”亦仅指欧洲西部一河流名称,位于不同国家之间,不是2001年商标法第十条第二款规定的“外国地名”。

  案例6:第16585539号商标“”于2015年03月27日即获得注册,虽然被他人提出无效宣告请求,但国家知识产权局认为,诉争商标文字中的“大同”具有区别于地名“大同”的其他含义。北京知识产权法院也认为诉争商标的申请注册未违反2014年商标法第十条第一款第七项、第二款的规定。经过二审审理,北京市高级人民法院判决如下:诉争商标标志由汉字“大同弹簧”构成,其中,弹簧为商品名称,显著性较弱,结合诉争商标标志整体构成及其核定使用商品,“大同”为其显著识别部分。“大同”虽具有大同市的地名含义,但也具有中国古代思想,人类最终可达到的理想社会,代表着人类对未来社会的美好憧憬含义,为中国传统思想,同时也具有“基本相同,在大的方面一致”含义,为日常生活中所常用,后两种含义均强于大同市地名的含义。故诉争商标的申请注册未违反2014年商标法第十条第二款的规定。

  案例7:第G1518161号商标“ ”为马德里国际商标申请,于2020年03月05日提出中国领土延伸申请,但被国家知识产权局以第十条第二款为由驳回。其申请人提出复审申请并认为,申请商标的整体含义为“东京马拉松赛”,整体上具有区别于地名的其他含义,未违反《商标法》第十条第二款的规定。但经复审审查,国家知识产权局认为诉争商标整体未形成强于地名的其他含义,构成《商标法》第十条第二款所指情形,不得作为商标使用。经北京知识产权法院审理,诉争商标“TOKYOMARATHON”可译为“东京马拉松”,虽然其中包含地名“东京”,但从整体上看,相关公众会将诉争商标的含义理解为“在东京举行的马拉松赛事”,故应认定诉争商标属于“包含地名,但诉争商标整体上可以与该地名相区分”的情形。

  由前述案例5、6、7比较可知,地名商标若想获得注册,需要符合以下条件:

  1、地名本身即具有其他含义。

  如案例5中“RHONE”为“罗纳河”的含义,仅指欧洲西部一河流名称,位于不同国家之间,不属于“外国地名”。案例6中“大同”除了山西省大同市的地名含义,也具有中国古代思想,人类最终可达到的理想社会,代表着人类对未来社会的美好憧憬含义,为中国传统思想,同时也具有“基本相同,在大的方面一致”含义,为日常生活中所常用。

  2、商标由地名和其他文字构成而在整体上具有其他含义。

  如案例7中“TOKYOMARATHON”整体为“东京马拉松”的比赛名称,形成了一个统一不可分的整体含义,因此,被认定属于“包含地名,但诉争商标整体上可以与该地名相区分”的情形。

  此外,在最新的《商标审查及审理指南》中,还列举了以下的“除外情形”:

  3、商标由两个或者两个以上行政区划的地名的简称组成,且不会使公众发生商品产地等特点误认的。

  例如: (指定商品:肥料)

  4、商标由省、自治区、直辖市、特别行政区、省会城市、计划单列市、著名的旅游城市以外的地名的拼音形式构成,不会使公众发生商品产地误认的。

  例如: (指定商品:传动装置(机器))

  5、商标由组成地名的文字和其他文字构成,整体构成有别于地名,不易使消费者联想到地名,亦不易导致产地误认的。

  例如: (整体含义:伦敦雾,一种自然现象)

  6、商标由公众知晓的外国地名和其他文字构成,整体具有其他含义且使用在其指定商品上不会使公众对商品产地产生误认的除外。

  例如: (整体含义:伦敦雾,一种自然现象)

  7、商标所含地名与其他具备显著特征的要素相互独立,地名仅起真实表示申请人所在地作用的除外。

  例如:

  8、地名是集体商标、证明商标的一部分。

  例如: (地理标志证明商标)

  综上,地名商标在进行注册申请时,通常会依据《商标法》第十条第二款或者《商标法》第十条第一款第(7)项被驳回。但是,地名商标也并非绝对不能获得注册。笔者认为,如果不是集体商标或证明商标,作为普通商标进行注册时,首先还是应该合理规避地名的表示。毕竟即便商标整体获得注册,今后在商标权的行使过程中,也不能禁止他人关于地名的规范使用。而如果商标中有必要包含地名,无论是哪种除外情形,其根本的考量因素均是“是否会使公众对商品产地产生误认”。为了能成功注册,商标中的地名表示应和自己的地址所处的地区保持一致,或者商标整体应该能产生统一的区别于地名的其他含义。

  

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