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上一期 | 总第258期
 
 
 
 
 
 
 
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中美专利法中的优先权区别
文/北京集佳知识产权代理有限公司 康建峰
 

  巴黎公约(Paris Convention)规定的优先权是1年。这意味着所有中国的专利申请案件,在申请后1年之内,均可以在美国申请专利保护,并且享有在中国的专利申请日期。然而,依照专利合作条约(PCT,Patent Cooperation Treaty),优先权则可以长达32个月之久,也就是说所有在中国申请的专利申请案件,在PCT的时段内均可以在美国申请,并且享有在中国的专利申请日期。为此,目前许多申请人希望用PCT来保障自己专利的优先权。

  的确,PCT对优先权的认定与操作,有类似中国专利法的地方。依照PCT的规定,申请人可以列举一个或是数个申请案作为提出优先权请求的依据。我们常常可以看到一个PCT申请案的优先权声明表上列举三四个中国专利的申请号。也因此,使得许多人产生了一个误解,以为这就是全世界通用的优先权制度了。

  其实不然,在中国专利法中对优先权是这样处理的:在一个专利申请提交之后,申请人可以再补充说明书中不足的部分,只不过根据说明书补充部分所提出的权利要求,将不享有初始提交日期的优先权。也就是说,在中国的专利实践中,存在部分优先权的概念。

  但是,值得注意的是,美国专利法对优先权的认定与此不同。美国优先权不针对每一项权利要求,而是针对整个申请进行认定。在美国专利申请提交时,声明(Declaration)中如果注明要求优先权,并且提交优先权证明,那么整个申请就享有优先权。也就是说,美国的专利审查员在检索时,对所有的权利要求都以具有优先权的方式处理。表面上看,这好像对申请人有利,因为有些不应享有优先权的权利要求也因此享有了优先权,从而大大提高了授权的可能性。其实不然,因为这些不应具有优先权的权利要求,已经为专利的有效性埋下了隐忧。更糟糕的是,申请人有可能在申请PCT之后,继续补充和修改说明书,并以最后修改的版本为准在美国提出申请。此时,如果再要求第一次在中国专利局提交的申请的优先权,那么新增加的技术方案实质上是没有得到充分的审查的。

  所以,有意在美国取得专利保护的申请人必须要注意中美两国对优先权认定的差异,才能获得预期的保护效果。比较好的策略是,在中国提交申请后,不再补充说明书中不足的部分,等到在美国提交之后,再将原先想要补充的部分加上原申请案的说明书,另外以“部分继续申请(Continuation In Part)”的方式再提出一个申请。如果母案是根据巴黎公约取得优先权,那么这个部分继续申请就享有和母案同样的申请日期,也就是在美国第一次提出申请的日期再往前推至国外的优先权日,通常也就是在中国的初始提交日期。如果母案是根据PCT取得优先权,这个部分继续申请在母案仍然待审的条件下就享有和母案同样的申请日期,也就是在美国第一次提出申请的日期。

  这样一来,也就明确指出了申请案中哪一部分享有中国的有效申请日期,哪一部分仅仅享有在美国的优先日期。此外,尤其重要的是,必须把两个具有不同有效申请日期的说明书明确区别开来,再撰写权利要求。这样,才能确保权利要求的有效性。否则,如果以为所有的说明书内容都具有同样的有效申请日期,撰写权利要求时,则有可能一个权利要求包含了具有不同有效日期的多个技术元素,这将导致日后权利要求的无效。

  或许,有人会侥幸地认为,既然PCT的优先权文件中的说明书,与在中国已申请的说明书是一致的,那么有效申请日期的确认应该是毋庸置疑的,无需担心以后的专利有效性。这种看法或许有一定的道理,但必须指出,PCT虽然承认一个或数个申请的优先权,但是,对优先权的认定仍然以不和巴黎公约及每一个授权国家的专利法冲突为前提。这已经在PCT第8条“Claiming Priority”中有明确的规定,如果权利要求中出现新事项(New Matter),后果自负。

  归根结底,优先权的目的是紧缩审查员的检索时间范围,排除可用的对比文件,以取得专利授权。可是,如果有一个很好的对比文件,仅仅是因为对有效申请日期的不正确认定而在早期审查时被排除,那么在美国专利侵权诉讼的过程中,中美专利制度对优先权认定的差异必将在诉讼过程中暴露出来,如此一来,被排除的对比文件也终将浮出台面,侵权诉讼专利中的各项权利要求的有效性势必被置于显微镜下,接受极其严格的审视。这正是为什么一个尽责的专利代理人会让好的对比文件尽早浮出台面的原因,以便降低专利所有权人的成本。因为在实审期间,可以以修改权利要求来回避好的对比文件,比在侵权诉讼中的花费要低廉多了。其次,想掩埋一个好的对比文件,是自欺欺人,其实并不现实。好的对比文件的浮现只是时间早晚而已。所以,我们必须了解美国专利法对优先权的认定,并调整申请策略,这才是真正的应对之策。

  其实中国的申请人多半无需通过PCT来延长对优先权的权利。因为以巴黎公约一年的优先权时效,足够在世界上的主要市场提交专利申请了。如果专利说明书中有需要增加补充的部分,也可以以继续申请的方式来处理。这样,既可以节省大量的PCT申请费用,同时也可以避免因为在优先权认定上的差异所引起的对专利有效性的不确定感。最重要的是,PCT并不是中国专利走向国际的必经之道,也不是什么国际专利,仅仅是延长了优先权的保护时效而已。如果一个企业的营销不及全世界,或是不打算在世界各个国家寻求专利保护,而只需在少数几个主要市场,例如美国、日本及欧盟等国家取得保护,那么一年的时间就应该足够了。