《专利法》第26条第4款规定,“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求保护的范围。”在该论述中,应当如何理解“权利要求书应当以说明书为依据”的内涵呢?对此,《审查指南》规定,“权利要求书应当以说明书为依据,是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中“得到”或者“概括得出”的技术方案,并且不得超出说明书公开的范围。”显然,该段论述是对上述“权利要求书应当以说明书为依据”的解释,然而下列问题随之而来:
第一,在上述阐述中,如何理解“得到”的含义呢?笔者认为,“得到”的含义是权利要求没有从说明书中扩展,其范围与说明书记载的内容实质上一致。具体来讲,从说明书充分公开的内容中“得到”的技术方案应该是说明书中直接记载的技术方案或者从说明书中直接记载的技术内容可惟一得出的技术方案。
比如,权利要求为“一种电机转子铁芯,所述铁芯由钕铁硼磁体制成”,而在说明书中的描述为:“一种电机转子铁芯,该铁芯由具有四方晶体结构并且主相是Nd2Fe14B金属间化合物的钕铁硼永磁合金制成”,虽然权利要求中的表述和说明书中的表述并不一致,但是该权利要求能够得到说明书的支持,因为本领域的技术人员熟知所谓的“钕铁硼磁体”即指主相是Nd2Fe14B金属间化合物的钕铁硼永磁合金,并且是具有四方晶体结构。也就是说,从说明书中记载的内容可以惟一得出权利要求中所限定的内容。
在此,需要指出的是,根据国家知识产权局内部规定的审查操作流程的《实质审查分册》相关规定,上述“说明书公开的内容”与“说明书记载的内容”的含义并不一致,“说明书公开的内容”是指“说明书记载的内容”以及“根据记载的内容能够概括得出的内容”,而“说明书记载的内容”则是指“说明书文字记载的内容”以及“根据文字记载的内容和说明书附图能够直接地、毫无疑义地确定的内容”。
第二,在上述论述中,如何理解“概括得出”的含义呢?显然,“概括得出”是权利要求在说明书记载内容的范围内合理地扩展,笔者认为“概括得出”是指权利要求所请求保护的技术方案是从说明书记载的一个或者多个实施例概括而成的。在判断权利要求是否的得到了说明书的支持时,应当判断这种概括是否合理,对此可以参考上述《实质审查分册》的相关规定:
(1),如果一项权利要求请求保护的技术方案涵盖了说明书充分公开的实施方式的所有等同替代方式或明显变形方式,且这些方式都能解决相同的技术问题,并且具有相同或相似的技术效果,则权利要求的概括是合理的。
(2),如果一项权利要求请求保护的技术方案中涵盖了如下内容,则该权利要求的概括不合理,其范围超出了说明书公开的范围:
第一,所属技术领域的技术人员在说明书充分公开的实施方式的基础上,结结合说明书记载的所有内容,通过常规的实验或者分析方法不能实施技术方案;
第二,不能解决发明所要解决的技术问题的技术方案;
第三,产生不了预期技术效果或者效果难以确定的技术方案。
在了解了“概括得出”的含义后,那么“概括得出”有哪些表现形式呢?对此,笔者认为,“概括得出”主要有三种表现形式:
第一,用上位概念概括。比如,权利要求中用“皮带传动”概括说明书具体实施方式中的平皮带、三角皮带和齿形皮带传动等。
第二,用并列选择方式概括。比如,“特征A、B、C或D”,或者“某物质包括A、B、C或D”。
第三,用功能或效果特征概括。在此,不涉及功能特征的适用条件,只涉及功能特征的保护范围。根据《审查指南》的相关规定,“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。由此可知,只要功能特征符合使用条件,并且得到了说明书的支持,该功能特征就覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。然而,在2010年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)中,第四条规定,“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述该功能或效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容”,由此可知,该《解释》规定功能特征的保护范围仅限于说明书中的具体实施方式及其等同方式,显然不同于上述《审查指南》的相关规定。根据新法优于旧法,以及上位法优于下位法的法律规定,《解释》的效力要高于《审查指南》效力,要优先适用《解释》,因而可以得出结论:功能特征的保护范围仅限于说明书记载的具体实施方式及其等同方式。
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