根据专利法第三十三条的规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。依照专利法实施细则第四十四条、第五十三条和第六十五条的规定,申请人对其专利申请文件的修改不符合专利法第三十三条规定的,既是在初步审查和实质审查过程中驳回该专利申请的理由,也是授予专利权之后宣告该专利权无效的理由,由此可见修改超范围后果的严重性。本文主要针对将说明书附图中提取的信息补入说明书和权利要求中的情况进行探讨,试分析何为直接地、毫无意义地确定。
一、附图中的尺寸参数
审查指南第二部分第八章第5.2.3.1节指出,通过测量附图得出的尺寸参数技术特征属于不允许的增加,那么此处所谓“尺寸参数”应如何理解。
案例一
申请人在答复审查意见通知书时,根据申请文件的说明书附图(见上图)在权利要求1 中增加了未以文字形式记载在原说明书和权利要求书中的技术特征“主动轮8 的直径大于转轮A和B”。上述信息能否根据申请文件的附图直接地、毫无疑义地确定?属不属于审查指南规定的尺寸参数?
有一种观点认为,上述技术特征也是通过测量主动轮与转轮的尺寸后比较得出的,不能够从附图中直接得出,故属于通过测量得出的尺寸参数技术特征,构成超范围。
笔者认为上述观点值得商榷。即使不通过测量,主动轮与转轮的大小关系也是可以从图中直接观察得出的,也可以理解为说明书附图中已经表达了该内容,两者的差异完全可以通过附图直接观察得出,无需进行具体测量后再比较。
再者,上述信息不属于从附图得出的尺寸参数。在对法条进行解释时存在多种解释规则,从审查指南中关于尺寸参数这一规定的立法原意出发,尺寸参数应适用缩小解释,即禁止将从附图中测量的尺寸值添加到原文件中,不宜扩大理解为禁止一切从附图中得出的尺寸关系。否则,我们基本上无法从附图中提取任何能够增加到说明书和权利要求中的内容,相当于剥夺了申请人将附图信息补入说明书和权利要求书的权利。
实际上,上述信息是从附图中对主动轮和转轮大小进行的一个定性判断,只说明了两者的大小关系,并没有涉及两者大小的差值,也就与审查指南规定的尺寸参数无关;而且,两者的大小可以从附图中直接观察得出,无需进行任何推导,也不存在其他可能性,应该属于直接地、毫无疑义地确定的内容。
二、从附图中合理推导出的内容
案例二
该案例涉及一名称“浊水微粒加速沉降分离装置”的专利申请。参见下面的附图,该分离装置包括外壳(20)及位于外壳内的中空圆锥形水流加速器(10)等。根据原始说明书的记载,其附图为一优选实施例的剖面示意图。仅从图中看,似乎其中的中空圆锥形水流加速器10 的周壁是封闭的,因为从中看不出该周壁有任何的孔或缺口等。
申请人在答复OA1 时,为使得权利要求1 有专利性,在权利要求1 中增加了“所述中空圆锥形水流加速器之周缘为封闭状态,以防止任何水流由中空圆锥形水流加速器之周缘流出”的技术特征。上述修改是否超范围?
有一种观点认为上述修改不超范围,理由如下:
1.图中标明了流向,可以推知加速器的周壁是封闭的;
2.从作用原理上讲,周壁无需开口;
3.附图中外壳上的开口明确标示出,如果周壁上存在开口也应该标明。
上述观点推导过程很严谨,从各个角度阐述了修改内容的合理性,但是也只能说明周壁封闭是一种合理的技术方案之一,客观上不能排除周壁有孔的技术方案;实践中,本领域技术人员可以出于各种考虑在周壁上设置开孔,如散热、降噪等,这些也是有可能存在的技术方案,故上述特征不能毫无意义的确定。
由上面的两个案例可以看出,附图中信息的增加必须能够毫无疑义地确定,这种毫无疑义的确定是指附图所明确表达的内容以及能够从附图中明确推导出的内容。显然,此处的推导必须排除其他合理方案存在的可能性,是指能够从附图中唯一推导得出的正确表达。
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