文/北京集佳知识产权代理有限公司 席兵

　　第四次修订后的中国《专利法》已于2021年6月1日起实施。新修《专利法》第四十二条新增了两款关于专利权期限补偿的规定，即第四十二条第二款的“一般专利权期限补偿”和第三款的“药品专利权期限补偿”，业内通常将两种专利权期限补偿分别对应于美国专利法所规定的PTA（Patent Term Adjustment）和PTE（Patent Term Extension）。因此，中国《专利法》的这部分修改思路，可以从美国的相关专利实践中找到某些借鉴之处。本文的讨论只针对《专利法》第四十二条第二款规定的一般专利权期限补偿。

　　根据国家知识产权局《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》第五条的规定，专利权人可以根据《专利法》第四十二条第二款在专利权授权公告之日起三个月内通过纸件形式提出专利权期限补偿请求，后续再按照国家知识产权局发出的缴费通知缴纳相关费用。国家知识产权局将在新修改的《专利法实施细则》施行后审查专利权期限补偿请求。

　　截至2021年底，笔者所在的代理机构已经提交了大量的专利权期限补偿请求，客户就官费、可补偿时间、法律后果等也提出了很多问题，但因为新修改的《专利法实施细则》和《专利审查指南》尚未正式发布，笔者只能在现有法律法规的基础上针对上述问题作一般性的答复。本文就是在这些答复的基础上所作的总结和概括。

　　一、适用对象

　　《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》第五条明确了《专利法》第四十二条第二款适用于2021年6月1日及以后授权公告的发明专利。

　　二、适用条件

　　《专利法》第四十二条第二款规定：“自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。”该条规定了适用专利权期限补偿的一般性条件，即自申请日起超过四年且自实质审查请求之日起超过三年授予发明专利权，且是因为非申请人引起的不合理延迟导致授权时间超出上述四年和三年期限。此处需要明确如下几个与时间有关的问题。

　　•申请日的计算基础

　　《专利法实施细则》第十一条第一、二款规定：“除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。本细则所称申请日，除另有规定的外，是指专利法第二十八条规定的申请日。”

　　新修改的《专利法实施细则》征求意见稿并未对该条进行修改，因此，《专利法》第四十二条第二款所规定的专利权期限补偿涉及的申请日的计算基础，原则上应该是《专利法》第二十八条和第四十二条一1款（即原《专利法》第四十二条）规定的申请日。这个结论适用于直接提交（direct filing）的中国专利申请（包括首次申请和要求优先权的申请）应该是没有疑问的。但对于PCT中国阶段的申请和分案申请，该结论是否适用尚不明确。

　　《专利法实施细则》第一百零二条规定，对于PCT中国阶段的申请，国际申请日视为《专利法》第二十八条所称的申请日。《专利审查指南》第五部分第三章2.3.2.1和2.3.2.2也都相应规定，分案的申请日是指原申请的申请日。因此，从《专利法》规定的申请日的角度来看，专利期限补偿所涉及的PCT中国阶段申请和分案申请的申请日也应该按照《专利法》第二十八条和专利法第四十二条第一款的规定来计算。

　　然而从专利局的角度来看，无论直接申请、PCT中国阶段申请还是分案申请，都是在中国专利局实际提交后才开始审查的。因此，如果把在实际提交之前的阶段也计算在上述四年和三年期限内，从而计算在专利局授权过程中的不合理延迟中，这显然是不合理的。从这个角度看，《专利法》第四十二条第二款所规定的专利权期限补偿涉及的申请日的计算基础，应该是在中国专利局的实际提交日（actual filing date）。

　　美国专利法第154条(b)(1)(B)部分明确规定了PTA所涉及的三年申请在审时间（3-year application pendency），是从实际提交日开始计算。事实上，中国专利局新修改的《专利审查指南》征求意见稿中增加了专利权期限补偿所涉及的申请日的规定，即：“此处的专利申请日，是指专利法第二十八条规定的申请日。对于国际申请，是指进入中国国家阶段的日期。对于分案申请，是指分案申请递交日。”但这个部门规章的规定，实际上与相应的法规（即《专利法实施细则》）第十一条存在一定冲突。不过，目前《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修改稿都没有正式发布，最终是否还有修改，还需拭目以待。

　　•实质审查请求之日的计算基础

　　从字面和中国专利实践来看，实质审查请求之日本身是没有歧义的，就是实质审查请求日，也就是实质审查请求提交的日期。但中国专利局新修改的《专利审查指南》征求意见稿中，增加了专利权期限补偿所涉及的实质审查请求之日的规定，即：“实质审查请求之日是指实质审查请求生效日，实质审查请求生效日为发明专利申请进入实质审查阶段通知书的发文日。”

　　《专利法》第三十五条第一款对实质审查请求做了一般性规定，即：“发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。”《专利审查指南》第一部分第一章6.4.1对此进行了明确和细化，即：“实质审查请求应当在自申请日（有优先权的，指优先权日）起三年内提出，并在此期限内缴纳实质审查费。”由此可见，实质审查请求是指提交实质审查请求书并缴纳实质审查费，跟进入实质审查阶段显然不是一回事。

　　然而，根据中国的专利实践，《专利审查指南》的上述修改其实是有其合理性的。中国的实质审查是请求制，也就是说，原则上只有申请人提交了实质审查请求，专利局才能启动实质审查。根据《专利法》第三十五条第一款的规定，申请人可以在申请提交当天到三年期限届满前随时请求实质审查。对于同一天提交的不同申请，实质审查请求日有可能会相差很大；对于首次提交的申请，相差甚至可能达到三年。但中国专利局真正开始实质审查的日期，则是进入实质审查阶段通知书的发文日。根据“先公开后审查”的原则，这个通知书要在申请公开后才能发出。仍然以上文提到的首次申请举例，如果不请求提前公开，则申请日后18个月该申请才公开；也就是说，如果在申请日同时请求实质审查，要在18个月后才能开始实质审查，而把这18个月包含在上述计算专利权期限补偿的三年期限内显然是不合理的，因为此时实质审查的时间只剩下一年半（18个月）了。

　　仍然以美国专利实践为对照。美国的审查不区分初步审查和实质审查，而且是由专利局自动启动审查，无需申请人专门请求，但审查费和检索费必须在申请的时候缴纳，相当于在申请日同时请求审查，因此不存在请求审查与进入审查的时间差。这也是为什么美国专利法第154条(b)(1)(B)部分规定的三年申请在审时间是从实际提交日（相当于实审请求日）开始计算的。

　　•授予发明专利权的日期

　　《专利法》第三十九条规定：“发明专利权自公告之日起生效。”因此，授予专利权的日期一般是没有歧义的，就是授权公告日。

　　根据《专利法实施细则》第三十二条第二款的规定，要求本国优先权的排除条件之一是在先申请已经被授予专利权。如果按照授予专利权的日期就是公告日的理解，那么判断在先申请是否已经被授予专利权，就是看在提交在后申请时，在先申请是否已经公告。但《专利审查指南》第一部分第一章6.2.2.1明确规定，在先申请已经办理了登记手续的，则在后申请会被视为未要求优先权。也就是说，这里的授予专利权的日期是办理登记手续的日期。显然，对于专利权期限补偿来说，授予专利权的日期按照公告日来计算更为合理。将《专利审查指南》中关于本国优先权的授予专利权的规定看作是一个例外的解释即可。

　　事实上，中国专利局新修改的《专利审查指南》征求意见稿中也增加了计算专利权期限补偿时对授予专利权的日期的规定，即：“授权过程中的不合理延迟时间是指发明专利的授权公告日减去自发明专利申请日起满四年且自实质审查请求之日起满三年的日期。”也就是说，授予专利权的日期就是授权公告日。这一点应该没有疑问。

　　美国专利法第154条对此规定的很明确，计算PTA就是看授权公告（Issue of Patent，授权通知书是Notice of Allowance）被延迟的天数。

　　•不合理延迟的计算

　　不合理延迟属于中国《专利法》框架下的新概念，我们只能试图从合理性的角度和相关的美国专利实践来进行分析。

　　《专利法》第四十二条第二款的规定有一个但书，即：“由申请人引起的不合理延迟除外。”原则上，除了由申请人引起的不合理延迟以外，其余的不合理延迟都是专利局在授权过程中的不合理延迟。因此，有必要对由申请人引起的不合理延迟进行分析。

　　可以理解，申请人请求延期、请求恢复权利、请求延迟审查等一般都是由申请人引起的不合理延迟。中国专利局新修改的《专利审查指南》征求意见稿穷举了五种由申请人引起的不合理延迟，除了上述三种情形外，还包括：援引加入引起的延迟和提前进入中国但未要求提前处理而引起的延迟。援引加入是因为申请人遗漏申请文件内容，通过援引优先权文件的方式补交。根据《专利法实施细则》第一百一十一条的规定，申请人提前进入但未要求提前处理，专利局应该等到自优先权日起满30个月才开始审查。笔者认为，这些规定都是非常合理的。

　　除了“由申请人引起”这一要素外，还有一个要素是“不合理”。新修改的《专利审查指南》征求意见稿穷举了四种非不合理延迟，即：中止程序、保全措施、行政诉讼程序、修改专利申请文件后被授予专利权的复审程序。前三种一般都不是专利局引起的，因此可以认为不属于专利局在授权过程中的不合理延迟。关于第四种复审程序，可以认为在专利局已经得出驳回的审查结论后，后续的延迟都不属于专利局在授权过程中的不合理延迟。从这个角度看，将复审程序归为非不合理延迟有一定的合理性。但修改稿中有一个限定词“修改专利申请文件后被授予专利权的”，这是否意味着复审阶段没有修改申请文件而直接授权的（虽然很少，但并非不可能），可以认为属于不合理延迟？当然，相关新规定还有修改的可能性，而且可能还需要由后续的审查实践来确定。

　　与《专利审查指南》的修改稿不同，美国专利法第154条明确规定了专利局导致的延迟（154（b）（1）各种情形，包括：申请日起超过14个月未下OA（或授权通知书），申请人答复OA后4个月专利局没有回应，专利审判及上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board）或联邦法院作出决定后4个月专利局没有动作，申请人缴纳授权费后4个月专利局没有授权。另外还有超出上面提到的三年申请在审时间，但这部分有但书，排除了继续审查（continued examination，相当于中国的复审），另外也排除了一些其他程序，但因为其在中国不适用或不常见，在此不再赘述。美国专利法关于申请人导致的延迟的规定（154（b）（2））很上位，概括地说就是：申请人因未采取合理的努力推动审查而导致的延迟（the period of time during which the applicant failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application）。笔者认为，中国专利局的《专利审查指南》征求意见稿中的相关规定，事实上也体现了这个一般性的原则。

　　三、估算实例

　　通过以上讨论，我们基本上对于专利权期限补偿所涉及的相关概念和原则有了一些相对清晰的理解。本文在此试图根据这些理解，针对工作中遇到的一个相对典型的具体案例估算出专利权期限补偿的天数。但因为《专利法实施细则》和《专利审查指南》的征求意见稿还有可能修改，所以下面的估算不一定准确。

　　某申请2013800xxxxx.x是一个PCT中国阶段申请，具体相关信息如表1所示。

　　如上所述，专利权期限补偿规定的四年期限应该从进中国的日期（2014年12月5日）起算，加四年应该是2018年12月5日。专利权期限补偿规定的三年期限应该从进入实质审查阶段的日期（2015年6月10日）起算，加三年应该是2018年6月10日。显然，应该按照后到期的期限计算补偿，即按照授权公告日（2021年9月21日）超出2018年12月5日的天数计算，即1021天。

　　2017年9月5日到2019年9月3日是复审阶段，这个728天的时间间隔应该从补偿中扣除。

　　2020年10月12日下发的第四次审查意见的答复期限是2020年12月27日，而答复经延期后于2021年2月25日提交，这个60天的时间间隔也应该从补偿中扣除。

　　综上所述，实际补偿的天数估算为233天。

　　四、总结

　　本文关于专利权期限补偿的分析讨论和估算是基于现行《专利法》《专利法实施细则》和《专利审查指南》，结合《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修改征求意见稿，并参考美国专利实践而完成的。正如前文所述，新修改的《专利法实施细则》和《专利审查指南》发布后，才能更相对准确地进行估算。而关于官费的计算问题，只能完全依赖于后续专利局的具体规定。